上海拓鹰机电设备有限公司与上海昱品通信科技有限公司专利权权属纠纷

分类:专利   作者:Admin   时间:2016-03-04   来源:中国裁判文书网

上海市高级人民法院

民 事 判 决 书

(2014)沪高民三(知)终字第29号

上诉人(原审被告)上海拓鹰机电设备有限公司。

法定代表人韩磊。

委托代理人陶国南,上海申浩律师事务所律师。

委托代理人陈永全,上海申浩律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)上海昱品通信科技有限公司。

法定代表人丁斌。

委托代理人邢永峰,江苏天豪律师事务所律师。

委托代理人赖继光。

原审第三人申魁。

原审第三人张水明。

原审第三人赵小卫。

委托代理人陶国南,上海申浩律师事务所律师。

上诉人上海拓鹰机电设备有限公司(以下简称拓鹰公司)因实用新型专利权权属纠纷一案,不服上海市第一中级人民法院(2013)沪一中民五(知)初字第140号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2014年4月3日公开开庭审理了本案。上诉人拓鹰公司的委托代理人陶国南、陈永全,被上诉人上海昱品通信科技有限公司(以下简称昱品公司)的委托代理人邢永峰、赖继光,原审第三人张水明,原审第三人赵小卫的委托代理人陶国南到庭参加了诉讼。原审第三人申魁经本院传票合法传唤,未到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告昱品公司诉称:其系一家从事光纤、光缆制造设备研究和生产的专业公司,从2001年开始自主研发SZ绞合束管成缆机,目前该款设备技术先进性和可靠性得到客户充分认可,市场占有率达70%。光纤束管SZ绞合装置和扎纱装置是该产品生产线的核心部件。第三人申魁、张水明、赵小卫分别于2006年3月、2009年6月、2008年3月进入原告公司,分别任职技术部、生产部、服务部,掌握了原告公司的先进技术,上述三人于2011年5月至9月间分别离职,伙同他人以家属名义注册了经营范围与原告公司相同的上海拓盈机电设备有限公司(以下简称拓盈公司),并于2012年3月14日以拓盈公司为申请人,将他们三人在原告公司掌握的技术向国家知识产权局申请了名称为“一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.1)的实用新型专利,并获得授权。为逃避法律责任,上述三人于2012年10月15日成立了被告公司,并将系争专利权转移至被告公司,同时于2013年4月1日将拓盈公司注销。原告认为,三名第三人在原告公司期间从事成缆机的设计、改造和售后服务工作。系争专利是三名第三人在离职后一年内作出的,与其在原告公司承担的本职工作有关的发明创造,应当认定为职务发明,专利权应当属于原告公司所有。故请求法院判令:确认实用新型专利“一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.1)的专利权归原告所有。

被告拓鹰公司辩称:1、原告提供的技术图纸所反映的技术方案与系争专利技术特征无法进行技术比对,现有证据不能证明涉案三名发明人的本职工作、设计开发任务与系争专利的技术方案有关,系争专利不符合《专利法实施细则》中有关职务发明的规定,原告主张该专利属于职务发明依据不足。2、系争专利是三名发明人利用拓盈公司的物质条件发明创造的,并未利用原告单位的物质条件,专利权已经合法转让,应当属于被告公司所有。

第三人申魁、赵小卫除坚持被告辩称意见外,还提出被告主体资格不适格。理由是系争专利权原来属于拓盈公司,现该公司已被注销,系争专利权由拓鹰公司从拓盈公司处合法转让取得,故原告诉请与被告公司无关。

第三人张水明提交的书面答辩意见与被告及第三人申魁、赵小卫的辩称意见相同。

原审法院经审理查明:原告成立于2002年11月27日,经营范围为通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,光纤通信设备生产加工,光缆设备制造等业务。

2008年3月28日,原告与赵小卫签订劳动合同。合同约定赵小卫从事电气设计(自动控制工程师)、调试、工艺、服务等工作内容,合同期限从2008年3月28日至2011年3月27日。2011年8月9日,赵小卫从原告处离职。在原告处工作期间,赵小卫曾至原告客户珠海汉胜科技股份有限公司、成都康宁光缆公司、沈阳中天公司、飞乐恒通公司等处验收成缆机设备;还至西古光纤光缆有限公司、南京烽火藤仓公司、上海长飞光缆有限公司等处维修SZ光缆成缆机。

2009年6月15日,原告与张水明签订劳动合同。合同约定张水明从事装钳工、安装、调试、服务等工作内容,合同期限从2009年6月15日至2012年6月14日。2011年5月31日,张水明从原告处离职。

2009年6月22日,原告与申魁签订劳动合同。合同约定申魁从事机械设计、调试、工艺、服务等工作内容,合同期限从2009年6月1日至2012年5月31日。2011年6月24日,申魁从原告处离职。在原告处工作期间,申魁设计的图纸有导向装置、除气泡、单电机绞合头、绞和枪、绞合装置(短传动轴)、SZ绞合装置(短枪)、单电机绞合头(编码器)、软光缆SZ绞合、光纤SZ绞合,单头轧纱(小纱团)、背对背小纱团(轴承座型)、上海长飞公司绞合装置(传动部分改造)、着色机喷码导向装置、着色机喷枪固定支架、边料收卷机导向装置、除气泡装置、光纤放线、SZ绞合填充装置、400收线装置、12路光纤放线柜、双盘无纺布放带、成缆摆杆舞蹈器、10L自动提升泵等,应用于中天、盛信、永鼎、上海长飞、南京烽火、西班牙新增、吴江新南方、无锡普瑞司曼、珠海汉胜等原告公司项目。此外,申魁还设计了主轴承座图纸、进口模(12孔)图纸、分线盘图纸、分线板1图纸、绞合枪图纸、传动机构图纸。

拓盈公司成立于2011年8月9日,法定代表人为刘明镜,注册资本为人民币50万元(以下币种同)。其中刘明镜出资10万元、汪幼琴(张水明之妻)出资5万元、王莹(赵小卫之妻)出资7.5万元、詹雪莲(申魁之妻)出资10万元、周玉群(王志国之妻,王志国于2008年2月18日至2011年10月28日在原告公司任职)出资7.5万元、朱燕(罗俊之妻,罗俊于2007年4月9日至2011年10月28日在原告公司任职)出资10万元,经营范围为机电设备、光纤光缆设备、电缆设备、自动化设备设计、制造、加工、批发、零售等业务。2011年11月23日,拓盈公司委托无锡市宇斌机械厂加工制作双头扎纱、单头扎纱产品。2011年11月10日、2011年12月8日,拓盈公司向上海功美橡塑制品有限公司购买MC尼龙管。2012年3月1日,拓盈公司委托上海林享实业有限公司制作阻档装置、单、双头扎纱、绞合装置产品。2013年4月1日,拓盈公司注销。

被告成立于2012年10月15日,经营范围为机电设备、光纤光缆设备、电缆设备、自动化设备设计、制造、加工、批发、零售等业务。

系争专利“一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.1)于2012年3月14日申请,于2012年10月3日获得授权,涉及光缆通信技术领域,具体是一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置。发明人为申魁、赵小卫、张水明,专利权利人为拓盈公司。专利证书摘要显示:本实用新型涉及光缆通信技术领域,具体是一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置,包括绞台,SZ绞头传动装置,其一端与一正方向旋转的变速驱动装置相连接,绞头中的束管与绞台左端绞尾控制座相接,绞尾控制座后设有集线盘,在绞台的下部左右两端设有第一和第二轴承传动机构,第一、第二组轴承传动机构的若干个动盘皮带分别连接相对应的绞台上的若干个支撑座,第一、第二组轴承传动机构的下部分别设有第一、第二伺服电机,伺服电机由皮带传动第一、第二组轴承传动机构右端的第一、第二个动盘,第二组轴承传动机构的第一个动盘皮带连接SZ绞头的传动装置。其权利要求书1反映了该专利的主要技术特征,主要内容为:一种SZ绞合灌篮成缆机绞合装置,包括长方形机架构成的绞台,绞台右端设有SZ绞头传动装置,SZ绞头的一端与一正方向旋转的变速驱动装置相连接,绞头中的束管穿过若干个支撑座与绞台左端绞尾控制座相接,绞尾控制座后设有集线盘,其特征在于为解决SZ绞头与支撑座的速度同步,在绞台的下部左右两端设有第一和第二轴承传动机构,第一组轴承传动机构的若干个动盘皮带连接相对应的绞台上的若干个支撑座,第二组轴承传动机构上的若干个动盘皮带连接相对应的绞台上的若干个支撑座,所述的第一组轴承传动机构的下部设有第一伺服电机,伺服电机由皮带传动第一组轴承传动机构右端的第一个动盘,所述的第二组轴承传动机构下部设有第二伺服电机,伺服电机由皮带传动第二组轴承传动机构右部的第二个动盘,第二组轴承传动机构的第一个动盘皮带连接SZ绞头的传动装置,所述的第一组和第二组的轴承机构的动盘上设有凸轮检测机构。

2013年1月23日,系争专利由拓盈公司转移至被告公司名下。

综合双方当事人的诉辩意见,原审法院认为,本案争议焦点在于:一、被告诉讼主体是否适格?二、系争专利是否为职务发明?现原审法院依据相关法律法规,并结合查明的事实发表如下评析意见:

一、关于争议焦点一。原审法院认为,根据《民事诉讼法》第一百一十九条之规定,起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。本案中,原告的诉讼标的物为系争专利,原告与系争专利的权属具有直接利害关系。现该系争专利所有权归属于被告,原告可以依法向被告主张权利。至于被告专利所有权来源合法或非法的问题,属于人民法院实体审查的范畴,与被告的诉讼主体无关。据此,原审法院认为,拓鹰公司为本案适格被告,具有相应的诉讼主体资格。

二、关于争议焦点二。原审法院认为,根据《专利法》第六条的规定,“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。……”《专利法实施细则》第十二条规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”上述法律规范表明,发明人与原单位劳动关系终止后一年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造,专利权应当归属于原单位;且《专利法实施细则》第十二条中“有关”的表述说明,职务发明创造的技术特征与发明人在原单位执行任务时所接触的技术方案并不需要一一对应的关系。原告的主要产品为SZ光缆成缆机,该机器设备包括了光缆机绞合装置。系争专利三名发明人为赵小卫、张水明、申魁,其中赵小卫在原告处从事电气设计(自动控制工程师)、调试、工艺、服务等工作内容、张水明在原告处从事装钳工、安装、调试、服务等工作内容、申魁在原告处从事机械设计、调试、工艺、服务等工作内容,上述工作内容说明三名发明人有机会接触到光缆成缆机相关部件的图纸及实物;且从申魁在原告处设计过的图纸来看,系争专利中的伺服电机、束管、传动机构、检测装置、机架等在图纸中均有所反映。因此,原审法院认为,系争专利与三名发明人在原告处承担的本职工作或分配的任务之间具有关联性。至于被告及三名第三人辩称系争专利系利用拓盈公司物质条件发明创造,未利用原告物质条件的意见,原审法院认为,被告提供的工况产品采购合同、委托加工定做合同等证据不足以证明三名第三人在拓盈公司处从事了实际的研发工作,故对该辩解意见不予支持。

综上所述,原审法院确认系争专利为第三人申魁、赵小卫、张水明执行原单位昱品公司任务所完成的职务发明创造。现该专利申请已经国家知识产权局批准并获得了授权,该专利权应归原告所有。据此,依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第(三)项之规定,判决:名称为“一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.1)的实用新型专利权归原告昱品公司所有。本案一审案件受理费人民币800元,由被告拓鹰公司负担。

判决后,被告拓鹰公司不服,向本院提起上诉,要求撤销原判,依法改判驳回昱品公司一审诉请;本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。其主要上诉理由为:一、系争专利并非三名原审第三人在昱品公司工作期间的职务发明。三名原审第三人在昱品公司工作期间并未被分配与本案系争专利相关的工作任务;赵小卫和张水明的工作内容与系争专利无关,申魁虽然担任机械设计师,但其未涉及系争专利创新点相关的研发;被上诉人未能证明三名原审第三人经手的图纸与本案系争专利的技术特征相同或相似。二、昱品公司的图纸技术都是毫无秘密的技术,系争专利比昱品公司图纸的技术特征有了实质性进步。三、昱品公司无证据证明系争专利是拓鹰公司的商业秘密,系争专利是三名原审第三人基于自身知识、经验和技能,在拓盈公司物质基础上研发的成果。四、昱品公司在系争专利技术公开后再申请专利,故不应享有该专利权。

被上诉人昱品公司答辩认为:一、原审第三人申魁在我方从事与涉案专利相关工作;赵小卫也是从事有关承揽电机的售后服务工作,与本案具有关联性。二、一审中我方提交的证据材料覆盖了涉案专利所有技术特征,是否具有实质性进步不是本案判断的必要条件。昱品公司只要证明系争技术来源于其公司即可。三、系争技术是否构成商业秘密不是本案判断的依据。四、三名原审第三人没有研发资金且不能提供研发数据等材料,从时间来看只有二个月多,不具有正常的开发时间。因此,一审法院事实认定清楚,一审适用法律正确,请求驳回上诉维持原判。

原审第三人张水明表示同意拓鹰公司的意见,另认为其从事技术工,与系争发明无关;其参与完成了系争发明的研发。

原审第三人赵小卫表示同意拓鹰公司的意见。

原审第三人申魁未提供答辩意见。

二审中,上诉人拓鹰公司向本院提供了三份新的证据材料:

1、海南省海口市琼崖公证处于2014年3月28日出具的(2014)琼鉴证字第2314号公证书,用以证明本案专利日之前拓盈公司已经生产了实物产品且予以销售。

2、三某(海南)光通信技术有限公司增值税专用发票(编号:XXXXXXXX-XXXXXXXX、XXXXXXXX-XXXXXXXX),用以证明证据1中设备买卖合同真实存在。

3、三某(海南)光通信技术有限公司2012年2月14日出具的设备验收报告,用以证明证据1中合同所涉设备已实际交付。

被上诉人昱品公司认为,对上述证据1的真实性予以认可,但该公证程序不合法,其内容也无法证明照片实物即为合同项下产品,故不能证明上诉人的证明目的。退而言之,即便能够证明拓盈公司当时销售了该产品,也无法证明拓盈公司对系争专利进行了研发,即不能证明系争专利属于拓盈公司所有。对证据2的真实性亦予认可,但该证据与本案无关,不能证明上诉人的证明目的。证据3无任何人的签名和公司印章,其真实性无法确定,且与本案不具有关联性。

原审第三人张水明认可拓鹰公司上述证据1-3的真实性,并认同拓鹰公司的相关意见。此外,他还认为其从离职到专利完成研发有大半年时间,有充分时间着手技术研发。

原审第三人赵小卫认同拓鹰公司对上述证据1-3的意见,并认为证据1是根据法院调查令对合同有关设备进行拍照,故关联性无问题;证据3的验收报告是三某(海南)光通信技术有限公司提供的,整个调查调试过程有完整记录。

原审第三人申魁未提供对上述证据的质证意见。

本院认为,拓鹰公司上述证据1、2,虽可证明拓盈公司曾与案外人三某(海南)光通信技术有限公司签订“STR2#高速成缆机设备”的采购合同,但根据二审当庭比对,无法确认上述设备所具有的全部技术特征;退而言之,即便如拓鹰公司所称上述设备的技术特征与系争专利的技术特征一致,且在本案专利申请日之前上述设备已经生产并予以销售,上述证据亦属用于证明系争专利缺乏新颖性的相关材料,而根据我国现有法律,专利权的效力问题并不属于法院在专利民事诉讼中的审查范畴。因此,上述证据1、2,本院不予采纳。对于证据3,昱品公司未认可其真实性,而该证据确无相关印签,本院无法确认其证据来源和内容的真实性;且即便其真实性可予认定,由于该报告的证明目的结合证据1、2同样用于否定系争专利的新颖性,故本院同理无法采纳。

被上诉人昱品公司和原审第三人张水明、赵小卫、申魁均未向本院提交新的证据。

经审理查明,原审查明事实属实。

另查明,上海市徐汇区人民法院(2012)徐民三(知)初字第23号生效民事判决书载明:申魁于2006年3月至昱品公司技术部工作,……2011年6月24日提交辞职报告,同年7月27日离职。张水明2009年6月15日至昱品公司生产部工作,……2011年5月31日辞职。赵小卫2008年3月28日至昱品公司服务部工作,……2011年8月9日提交辞职申请,同年9月30日离职。

此外,一审判决第四页第十行“2009年6月15日”应为“2009年6月29日”。

本院认为,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

上诉人拓鹰公司认为,系争专利并非三名原审第三人在昱品公司工作期间的职务发明,系争专利是三名原审第三人基于自身知识、经验和技能,在拓盈公司物质基础上研发的成果。本院认为,首先,根据本案查明事实,赵小卫在昱品公司工作期间从事成缆机设备的验收和维修工作;张水明在昱品公司从事设备的安装、调试等服务性工作;而申魁在昱品公司则从事机械设计等工作,其工作内容包括对光缆机部件的设计和相关图纸的校对工作,故三名原审第三人在昱品公司工作期间,均从事了与系争专利技术相关的工作,有机会接触到相关实物和图纸。原判对系争专利与三名原审第三人在昱品公司处的本职工作或分配任务具有关联性的认定,并无不妥。其次,拓鹰公司在本案中也未能提供足够的证据证明三名原审第三人系利用拓盈公司提供的物质技术条件完成系争专利的研发工作。第三,系争专利的申请日为2012年3月14日,而此时三名原审第三人与昱品公司终止劳动关系的时间均不满一年。根据我国专利法实施细则的规定,劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,系执行本单位的任务所完成的职务发明创造。因此,原判综合判断确认系争专利系三名原审第三人在昱品公司工作期间完成的职务发明创造,具有事实依据。

上诉人拓鹰公司认为,昱品公司的图纸技术都是毫无秘密的技术,系争专利比昱品公司图纸的技术特征有了实质性进步;昱品公司无证据证明系争专利是拓鹰公司的商业秘密。本院认为,判断系争专利权权利归属的事实依据在于三名原审第三人是否为执行原单位分派的工作任务或者主要是利用原单位物质技术条件完成该发明创造。至于上述人员在工作中所经手的图纸是否承载有技术秘密、系争专利技术较之上述图纸是否具有实质性进步以及系争专利技术是否属于商业秘密,均非本案专利权权属纠纷的案件审理范畴。此外,上诉人拓鹰公司还认为,昱品公司在系争专利技术公开后再申请专利不应享有该专利权。本院认为,拓鹰公司该主张涉及系争专利技术是否可以依法被授予专利权之行政授权审查问题,同样不属于本案专利权属民事纠纷之审理范畴,故本院依法不予审查。

综上所述,上诉人上海拓鹰机电设备有限公司的上诉请求与理由均缺乏事实和法律依据,应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第(一)项、第一百七十四条之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

本案二审案件受理费人民币800元,由上诉人上海拓鹰机电设备有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长  王 静

代理审判员  谭映红

代理审判员  徐卓斌

二〇一四年八月二十二日

书 记 员  刘 伟

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上海市高级人民法院

民 事 判 决 书

(2014)沪高民三(知)终字第29号

上诉人(原审被告)上海拓鹰机电设备有限公司。

法定代表人韩磊。

委托代理人陶国南,上海申浩律师事务所律师。

委托代理人陈永全,上海申浩律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)上海昱品通信科技有限公司。

法定代表人丁斌。

委托代理人邢永峰,江苏天豪律师事务所律师。

委托代理人赖继光。

原审第三人申魁。

原审第三人张水明。

原审第三人赵小卫。

委托代理人陶国南,上海申浩律师事务所律师。

上诉人上海拓鹰机电设备有限公司(以下简称拓鹰公司)因实用新型专利权权属纠纷一案,不服上海市第一中级人民法院(2013)沪一中民五(知)初字第140号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2014年4月3日公开开庭审理了本案。上诉人拓鹰公司的委托代理人陶国南、陈永全,被上诉人上海昱品通信科技有限公司(以下简称昱品公司)的委托代理人邢永峰、赖继光,原审第三人张水明,原审第三人赵小卫的委托代理人陶国南到庭参加了诉讼。原审第三人申魁经本院传票合法传唤,未到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告昱品公司诉称:其系一家从事光纤、光缆制造设备研究和生产的专业公司,从2001年开始自主研发SZ绞合束管成缆机,目前该款设备技术先进性和可靠性得到客户充分认可,市场占有率达70%。光纤束管SZ绞合装置和扎纱装置是该产品生产线的核心部件。第三人申魁、张水明、赵小卫分别于2006年3月、2009年6月、2008年3月进入原告公司,分别任职技术部、生产部、服务部,掌握了原告公司的先进技术,上述三人于2011年5月至9月间分别离职,伙同他人以家属名义注册了经营范围与原告公司相同的上海拓盈机电设备有限公司(以下简称拓盈公司),并于2012年3月14日以拓盈公司为申请人,将他们三人在原告公司掌握的技术向国家知识产权局申请了名称为“一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.1)的实用新型专利,并获得授权。为逃避法律责任,上述三人于2012年10月15日成立了被告公司,并将系争专利权转移至被告公司,同时于2013年4月1日将拓盈公司注销。原告认为,三名第三人在原告公司期间从事成缆机的设计、改造和售后服务工作。系争专利是三名第三人在离职后一年内作出的,与其在原告公司承担的本职工作有关的发明创造,应当认定为职务发明,专利权应当属于原告公司所有。故请求法院判令:确认实用新型专利“一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.1)的专利权归原告所有。

被告拓鹰公司辩称:1、原告提供的技术图纸所反映的技术方案与系争专利技术特征无法进行技术比对,现有证据不能证明涉案三名发明人的本职工作、设计开发任务与系争专利的技术方案有关,系争专利不符合《专利法实施细则》中有关职务发明的规定,原告主张该专利属于职务发明依据不足。2、系争专利是三名发明人利用拓盈公司的物质条件发明创造的,并未利用原告单位的物质条件,专利权已经合法转让,应当属于被告公司所有。

第三人申魁、赵小卫除坚持被告辩称意见外,还提出被告主体资格不适格。理由是系争专利权原来属于拓盈公司,现该公司已被注销,系争专利权由拓鹰公司从拓盈公司处合法转让取得,故原告诉请与被告公司无关。

第三人张水明提交的书面答辩意见与被告及第三人申魁、赵小卫的辩称意见相同。

原审法院经审理查明:原告成立于2002年11月27日,经营范围为通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,光纤通信设备生产加工,光缆设备制造等业务。

2008年3月28日,原告与赵小卫签订劳动合同。合同约定赵小卫从事电气设计(自动控制工程师)、调试、工艺、服务等工作内容,合同期限从2008年3月28日至2011年3月27日。2011年8月9日,赵小卫从原告处离职。在原告处工作期间,赵小卫曾至原告客户珠海汉胜科技股份有限公司、成都康宁光缆公司、沈阳中天公司、飞乐恒通公司等处验收成缆机设备;还至西古光纤光缆有限公司、南京烽火藤仓公司、上海长飞光缆有限公司等处维修SZ光缆成缆机。

2009年6月15日,原告与张水明签订劳动合同。合同约定张水明从事装钳工、安装、调试、服务等工作内容,合同期限从2009年6月15日至2012年6月14日。2011年5月31日,张水明从原告处离职。

2009年6月22日,原告与申魁签订劳动合同。合同约定申魁从事机械设计、调试、工艺、服务等工作内容,合同期限从2009年6月1日至2012年5月31日。2011年6月24日,申魁从原告处离职。在原告处工作期间,申魁设计的图纸有导向装置、除气泡、单电机绞合头、绞和枪、绞合装置(短传动轴)、SZ绞合装置(短枪)、单电机绞合头(编码器)、软光缆SZ绞合、光纤SZ绞合,单头轧纱(小纱团)、背对背小纱团(轴承座型)、上海长飞公司绞合装置(传动部分改造)、着色机喷码导向装置、着色机喷枪固定支架、边料收卷机导向装置、除气泡装置、光纤放线、SZ绞合填充装置、400收线装置、12路光纤放线柜、双盘无纺布放带、成缆摆杆舞蹈器、10L自动提升泵等,应用于中天、盛信、永鼎、上海长飞、南京烽火、西班牙新增、吴江新南方、无锡普瑞司曼、珠海汉胜等原告公司项目。此外,申魁还设计了主轴承座图纸、进口模(12孔)图纸、分线盘图纸、分线板1图纸、绞合枪图纸、传动机构图纸。

拓盈公司成立于2011年8月9日,法定代表人为刘明镜,注册资本为人民币50万元(以下币种同)。其中刘明镜出资10万元、汪幼琴(张水明之妻)出资5万元、王莹(赵小卫之妻)出资7.5万元、詹雪莲(申魁之妻)出资10万元、周玉群(王志国之妻,王志国于2008年2月18日至2011年10月28日在原告公司任职)出资7.5万元、朱燕(罗俊之妻,罗俊于2007年4月9日至2011年10月28日在原告公司任职)出资10万元,经营范围为机电设备、光纤光缆设备、电缆设备、自动化设备设计、制造、加工、批发、零售等业务。2011年11月23日,拓盈公司委托无锡市宇斌机械厂加工制作双头扎纱、单头扎纱产品。2011年11月10日、2011年12月8日,拓盈公司向上海功美橡塑制品有限公司购买MC尼龙管。2012年3月1日,拓盈公司委托上海林享实业有限公司制作阻档装置、单、双头扎纱、绞合装置产品。2013年4月1日,拓盈公司注销。

被告成立于2012年10月15日,经营范围为机电设备、光纤光缆设备、电缆设备、自动化设备设计、制造、加工、批发、零售等业务。

系争专利“一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.1)于2012年3月14日申请,于2012年10月3日获得授权,涉及光缆通信技术领域,具体是一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置。发明人为申魁、赵小卫、张水明,专利权利人为拓盈公司。专利证书摘要显示:本实用新型涉及光缆通信技术领域,具体是一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置,包括绞台,SZ绞头传动装置,其一端与一正方向旋转的变速驱动装置相连接,绞头中的束管与绞台左端绞尾控制座相接,绞尾控制座后设有集线盘,在绞台的下部左右两端设有第一和第二轴承传动机构,第一、第二组轴承传动机构的若干个动盘皮带分别连接相对应的绞台上的若干个支撑座,第一、第二组轴承传动机构的下部分别设有第一、第二伺服电机,伺服电机由皮带传动第一、第二组轴承传动机构右端的第一、第二个动盘,第二组轴承传动机构的第一个动盘皮带连接SZ绞头的传动装置。其权利要求书1反映了该专利的主要技术特征,主要内容为:一种SZ绞合灌篮成缆机绞合装置,包括长方形机架构成的绞台,绞台右端设有SZ绞头传动装置,SZ绞头的一端与一正方向旋转的变速驱动装置相连接,绞头中的束管穿过若干个支撑座与绞台左端绞尾控制座相接,绞尾控制座后设有集线盘,其特征在于为解决SZ绞头与支撑座的速度同步,在绞台的下部左右两端设有第一和第二轴承传动机构,第一组轴承传动机构的若干个动盘皮带连接相对应的绞台上的若干个支撑座,第二组轴承传动机构上的若干个动盘皮带连接相对应的绞台上的若干个支撑座,所述的第一组轴承传动机构的下部设有第一伺服电机,伺服电机由皮带传动第一组轴承传动机构右端的第一个动盘,所述的第二组轴承传动机构下部设有第二伺服电机,伺服电机由皮带传动第二组轴承传动机构右部的第二个动盘,第二组轴承传动机构的第一个动盘皮带连接SZ绞头的传动装置,所述的第一组和第二组的轴承机构的动盘上设有凸轮检测机构。

2013年1月23日,系争专利由拓盈公司转移至被告公司名下。

综合双方当事人的诉辩意见,原审法院认为,本案争议焦点在于:一、被告诉讼主体是否适格?二、系争专利是否为职务发明?现原审法院依据相关法律法规,并结合查明的事实发表如下评析意见:

一、关于争议焦点一。原审法院认为,根据《民事诉讼法》第一百一十九条之规定,起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。本案中,原告的诉讼标的物为系争专利,原告与系争专利的权属具有直接利害关系。现该系争专利所有权归属于被告,原告可以依法向被告主张权利。至于被告专利所有权来源合法或非法的问题,属于人民法院实体审查的范畴,与被告的诉讼主体无关。据此,原审法院认为,拓鹰公司为本案适格被告,具有相应的诉讼主体资格。

二、关于争议焦点二。原审法院认为,根据《专利法》第六条的规定,“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。……”《专利法实施细则》第十二条规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”上述法律规范表明,发明人与原单位劳动关系终止后一年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造,专利权应当归属于原单位;且《专利法实施细则》第十二条中“有关”的表述说明,职务发明创造的技术特征与发明人在原单位执行任务时所接触的技术方案并不需要一一对应的关系。原告的主要产品为SZ光缆成缆机,该机器设备包括了光缆机绞合装置。系争专利三名发明人为赵小卫、张水明、申魁,其中赵小卫在原告处从事电气设计(自动控制工程师)、调试、工艺、服务等工作内容、张水明在原告处从事装钳工、安装、调试、服务等工作内容、申魁在原告处从事机械设计、调试、工艺、服务等工作内容,上述工作内容说明三名发明人有机会接触到光缆成缆机相关部件的图纸及实物;且从申魁在原告处设计过的图纸来看,系争专利中的伺服电机、束管、传动机构、检测装置、机架等在图纸中均有所反映。因此,原审法院认为,系争专利与三名发明人在原告处承担的本职工作或分配的任务之间具有关联性。至于被告及三名第三人辩称系争专利系利用拓盈公司物质条件发明创造,未利用原告物质条件的意见,原审法院认为,被告提供的工况产品采购合同、委托加工定做合同等证据不足以证明三名第三人在拓盈公司处从事了实际的研发工作,故对该辩解意见不予支持。

综上所述,原审法院确认系争专利为第三人申魁、赵小卫、张水明执行原单位昱品公司任务所完成的职务发明创造。现该专利申请已经国家知识产权局批准并获得了授权,该专利权应归原告所有。据此,依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第(三)项之规定,判决:名称为“一种SZ绞合光缆成缆机绞合装置”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.1)的实用新型专利权归原告昱品公司所有。本案一审案件受理费人民币800元,由被告拓鹰公司负担。

判决后,被告拓鹰公司不服,向本院提起上诉,要求撤销原判,依法改判驳回昱品公司一审诉请;本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。其主要上诉理由为:一、系争专利并非三名原审第三人在昱品公司工作期间的职务发明。三名原审第三人在昱品公司工作期间并未被分配与本案系争专利相关的工作任务;赵小卫和张水明的工作内容与系争专利无关,申魁虽然担任机械设计师,但其未涉及系争专利创新点相关的研发;被上诉人未能证明三名原审第三人经手的图纸与本案系争专利的技术特征相同或相似。二、昱品公司的图纸技术都是毫无秘密的技术,系争专利比昱品公司图纸的技术特征有了实质性进步。三、昱品公司无证据证明系争专利是拓鹰公司的商业秘密,系争专利是三名原审第三人基于自身知识、经验和技能,在拓盈公司物质基础上研发的成果。四、昱品公司在系争专利技术公开后再申请专利,故不应享有该专利权。

被上诉人昱品公司答辩认为:一、原审第三人申魁在我方从事与涉案专利相关工作;赵小卫也是从事有关承揽电机的售后服务工作,与本案具有关联性。二、一审中我方提交的证据材料覆盖了涉案专利所有技术特征,是否具有实质性进步不是本案判断的必要条件。昱品公司只要证明系争技术来源于其公司即可。三、系争技术是否构成商业秘密不是本案判断的依据。四、三名原审第三人没有研发资金且不能提供研发数据等材料,从时间来看只有二个月多,不具有正常的开发时间。因此,一审法院事实认定清楚,一审适用法律正确,请求驳回上诉维持原判。

原审第三人张水明表示同意拓鹰公司的意见,另认为其从事技术工,与系争发明无关;其参与完成了系争发明的研发。

原审第三人赵小卫表示同意拓鹰公司的意见。

原审第三人申魁未提供答辩意见。

二审中,上诉人拓鹰公司向本院提供了三份新的证据材料:

1、海南省海口市琼崖公证处于2014年3月28日出具的(2014)琼鉴证字第2314号公证书,用以证明本案专利日之前拓盈公司已经生产了实物产品且予以销售。

2、三某(海南)光通信技术有限公司增值税专用发票(编号:XXXXXXXX-XXXXXXXX、XXXXXXXX-XXXXXXXX),用以证明证据1中设备买卖合同真实存在。

3、三某(海南)光通信技术有限公司2012年2月14日出具的设备验收报告,用以证明证据1中合同所涉设备已实际交付。

被上诉人昱品公司认为,对上述证据1的真实性予以认可,但该公证程序不合法,其内容也无法证明照片实物即为合同项下产品,故不能证明上诉人的证明目的。退而言之,即便能够证明拓盈公司当时销售了该产品,也无法证明拓盈公司对系争专利进行了研发,即不能证明系争专利属于拓盈公司所有。对证据2的真实性亦予认可,但该证据与本案无关,不能证明上诉人的证明目的。证据3无任何人的签名和公司印章,其真实性无法确定,且与本案不具有关联性。

原审第三人张水明认可拓鹰公司上述证据1-3的真实性,并认同拓鹰公司的相关意见。此外,他还认为其从离职到专利完成研发有大半年时间,有充分时间着手技术研发。

原审第三人赵小卫认同拓鹰公司对上述证据1-3的意见,并认为证据1是根据法院调查令对合同有关设备进行拍照,故关联性无问题;证据3的验收报告是三某(海南)光通信技术有限公司提供的,整个调查调试过程有完整记录。

原审第三人申魁未提供对上述证据的质证意见。

本院认为,拓鹰公司上述证据1、2,虽可证明拓盈公司曾与案外人三某(海南)光通信技术有限公司签订“STR2#高速成缆机设备”的采购合同,但根据二审当庭比对,无法确认上述设备所具有的全部技术特征;退而言之,即便如拓鹰公司所称上述设备的技术特征与系争专利的技术特征一致,且在本案专利申请日之前上述设备已经生产并予以销售,上述证据亦属用于证明系争专利缺乏新颖性的相关材料,而根据我国现有法律,专利权的效力问题并不属于法院在专利民事诉讼中的审查范畴。因此,上述证据1、2,本院不予采纳。对于证据3,昱品公司未认可其真实性,而该证据确无相关印签,本院无法确认其证据来源和内容的真实性;且即便其真实性可予认定,由于该报告的证明目的结合证据1、2同样用于否定系争专利的新颖性,故本院同理无法采纳。

被上诉人昱品公司和原审第三人张水明、赵小卫、申魁均未向本院提交新的证据。

经审理查明,原审查明事实属实。

另查明,上海市徐汇区人民法院(2012)徐民三(知)初字第23号生效民事判决书载明:申魁于2006年3月至昱品公司技术部工作,……2011年6月24日提交辞职报告,同年7月27日离职。张水明2009年6月15日至昱品公司生产部工作,……2011年5月31日辞职。赵小卫2008年3月28日至昱品公司服务部工作,……2011年8月9日提交辞职申请,同年9月30日离职。

此外,一审判决第四页第十行“2009年6月15日”应为“2009年6月29日”。

本院认为,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

上诉人拓鹰公司认为,系争专利并非三名原审第三人在昱品公司工作期间的职务发明,系争专利是三名原审第三人基于自身知识、经验和技能,在拓盈公司物质基础上研发的成果。本院认为,首先,根据本案查明事实,赵小卫在昱品公司工作期间从事成缆机设备的验收和维修工作;张水明在昱品公司从事设备的安装、调试等服务性工作;而申魁在昱品公司则从事机械设计等工作,其工作内容包括对光缆机部件的设计和相关图纸的校对工作,故三名原审第三人在昱品公司工作期间,均从事了与系争专利技术相关的工作,有机会接触到相关实物和图纸。原判对系争专利与三名原审第三人在昱品公司处的本职工作或分配任务具有关联性的认定,并无不妥。其次,拓鹰公司在本案中也未能提供足够的证据证明三名原审第三人系利用拓盈公司提供的物质技术条件完成系争专利的研发工作。第三,系争专利的申请日为2012年3月14日,而此时三名原审第三人与昱品公司终止劳动关系的时间均不满一年。根据我国专利法实施细则的规定,劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,系执行本单位的任务所完成的职务发明创造。因此,原判综合判断确认系争专利系三名原审第三人在昱品公司工作期间完成的职务发明创造,具有事实依据。

上诉人拓鹰公司认为,昱品公司的图纸技术都是毫无秘密的技术,系争专利比昱品公司图纸的技术特征有了实质性进步;昱品公司无证据证明系争专利是拓鹰公司的商业秘密。本院认为,判断系争专利权权利归属的事实依据在于三名原审第三人是否为执行原单位分派的工作任务或者主要是利用原单位物质技术条件完成该发明创造。至于上述人员在工作中所经手的图纸是否承载有技术秘密、系争专利技术较之上述图纸是否具有实质性进步以及系争专利技术是否属于商业秘密,均非本案专利权权属纠纷的案件审理范畴。此外,上诉人拓鹰公司还认为,昱品公司在系争专利技术公开后再申请专利不应享有该专利权。本院认为,拓鹰公司该主张涉及系争专利技术是否可以依法被授予专利权之行政授权审查问题,同样不属于本案专利权属民事纠纷之审理范畴,故本院依法不予审查。

综上所述,上诉人上海拓鹰机电设备有限公司的上诉请求与理由均缺乏事实和法律依据,应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第(一)项、第一百七十四条之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

本案二审案件受理费人民币800元,由上诉人上海拓鹰机电设备有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长  王 静

代理审判员  谭映红

代理审判员  徐卓斌

二〇一四年八月二十二日

书 记 员  刘 伟

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