在中美清洁能源联合研究中心知识产权研讨会上的讲话
合作完成成果的知识产权权利分配原则和依据
北京华意律师事务所合伙人 王汉坡律师
2012年3月5日 海口
产学研合作机制下，合作完成成果的知识产权权利分配问题是不可回避的。产学研机制下的合作也不同于合同法所规范的单纯的技术转让或开发关系。一些律师和法官也往往容易从技术合作开发合同的角度或技术转让的角度来理解产学研问题，这是必要的但是不够的。中国《合同法》第十八章按技术合同的四种类型规定了相应的权利与义务法律关系，比较明确和具体。但这种合同关系相比较而言是比较特定且单一的，与其他关联活动的法律关联性不强。如《合同法》第330条规定，当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同为技术开发合同。同时，《合同法》也明确：技术开发合同分为两种，委托开发合同和合作开发合同。按照中国法律规定，区别委托开发合同与合作开发合同的标准是确定当事人双方是否对所完成的成果做出创造性贡献。当事人一方仅提供资金或其他物质条件而由另一个进行研发的，为委托开发关系。当事人双方共同进行研发活动，这种共同可以是技术分工或阶段或人员有所不同，即为合作开发关系。第335条规定合作开发合同的当事人应当按照约定进行投资，包括以技术进行投资；分工参与研究开发工作；协作配合研究开发工作。而产学研机制下的合作研发关系的法律外延，应当远远大于技术合同法律关系。
下面就产学研合作中合作完成成果的知识产权分配原则，谈三个问题：
一、产学研合作中的法律关系应当包括诸多技术合同的集成，换言之，技术合同关系是产学研合作关系的法律细胞。因此，产学研合作中的知识产权权利分配问题，也应当以《合同法》等法律法规的规定为基础来确定。相关规定散见于《合同法》、《专利法》、以及《科技进步法》等法律法规及部门规章中，并根据技术合同中不同的权利与义务关系不同而有所变化。对此问题做一基本的归纳，即：
1. 当事人约定优先。这是一个基本的法律原则，诸多法律都遵循这个原则。合同是当事人意思自治的体现，这是很好理解的。只有在当事人没有约定或约定不明确并有歧义时，相关法律才予以调节。这就是法律中常用的一种表述，即“除当事人另有约定外”。因此，当事人有权对合作完成成果的知识产权权利分配，在不违反公平原则和国家强制性规定以外，作出符合自己利益和意愿的约定。这种约定可以是某一方单独享有，也可以是双方共有。需要注明的是，知识产权的共有，只能是共同共有，而不能是按份共有。当然，共同共有也不能是利益上的平均享有。
2. 除当事人另有约定外，《合同法》第339条规定：委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。
同时，《合同法》第340条规定：合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。
合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。
另外，《合同法》第341条规定：委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。没有约定或者约定不明确，依照本法第61条的规定仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利，但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。
3. 如果当事人各方约定研发成果为共有的，其申请专利等知识产权的权利一般属于合作各方单位共有，并可以按照下列原则办理：
⑴各方合作单位在本国领土内代表全体合作方申请专利、以及在获得专利后许可他人实施该项专利，由此获得的经济利益，应按协议约定的比例分配。
⑵申请专利时成果完成人的名次排列，应当按照成果完成者的贡献大小确定。难以分清贡献大小时，在本国领土内申请专利的，可以本方成果完成人为第一完成人，在第三国申请专利权，由双方协商决定，或以负担专利申请费与维持费一方的成果完成人为第一完成人。
⑶合作各方如有一方声明放弃专利申请权，另一方可以单独申请，或者由其他各方共同申请。成果被授予专利权以后，放弃专利申请权的一方可以免费实施该项专利。
⑷合作各方中，一方不同意申请专利的，如理由充分，另一方或者其他各方不应申请专利。
⑸合作各方中任何一方向第三方转让共有的专利申请权或共有的专利权时，应当通知其他合作方，合作的其他各方有优先受让的权利。
⑹合作方中任何一方同第三方订立专利实施许可合同，应事先征得其他各方的同意，并由合作各方共同确定专利使用费标准。由此产生的经济利益，合作各方应当根据协议规定，合理分享。
⑺确定专利使用费分享的比例时，应当考虑各方在合作中所提供的人力、资金、仪器、设备、情报资料等物质条件多少等因素。
二、产学研合作在知识产权方面不同于单纯的知识产权联盟，即所谓的“专利池(Patent Pool)”。专利池是一种由专利权人组成的专利许可交易平台。其特点是平台上专利权人之间进行横向许可，有时也以统一许可条件向第三方开放进行横向和纵向许可，许可费率是由专利权人决定的。“专利池”（联合许可）平台上的各个专利权人之间依然有专利许可问题。这一联盟最为突出的是其垄断性。随着业界对知识产权保护问题的重视，“专利池”这一保护形式也开始流行。据说最早的“专利池”是1856年美国出现的缝纫机联盟。在经济如此依赖、科技竞争如此激烈的现在，单个企业脱离合作单打独斗已难以生存和发展。抱团取暖势在必行。借鉴国外的管理经验，中国某些产业也成立的类似“专利池”的知识产权联盟。如本律师也被聘担任“北京智能终端知识产权联盟”秘书长一职。但据业内人士反映，国内目前运作成功的专利池基本没有，主要原因有三：一是池深水浅；二是利益纠结；三是行政色彩。
产学研联盟的知识产权合作应当不同于知识产权合作的专利池。一个基本点就是产学研联盟的知识产权合作是从战略目标的确定、优势的组合、项目的研发，直到产业化是一个完成的创新过程。而专利池功能只是其中的一部分。这一点就决定了它的战略性、前瞻性和全局性。这是我们中美清洁能源联合研究项目应当予以高度重视的，在这个背景下考虑合作完成成果的知识产权权利分配原则是更有意义的。
产学研联盟的合作者众多，但战略目标应当是高度统一的，不应当是合作技术开发合同的简单集合。组织功能也应当是强大的。知识产权关系呈多样性的特点。撇开产学研联盟这种组织形式，也许看到的是诸多技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务关系的不断交叉出现。产学研联盟的知识产权，不仅包括知识产权的创造、知识产权的取得、知识产权管理和知识产权的保护这四个方面，知识产权的信息交流应当是一个非常重要的合作内容。知识产权的信息交流功能也不同于专利池中专利信息交流，后者往往局限于权利化了的研发成果，目的单一。而产学研联盟中知识产权信息交流则是以此为过程，激活创新，引领产业为目标。
三、政府投入与产学研合作完成成果的知识产权权利分配关系。这是中美清洁能源联合研究项目中各个成员都可能会遇到的问题。在美国，根据著名的“拜杜法案”规定，受联邦政府（具体为其能源部）资助的研发项目所完成的成果，小型企业、大学或者非盈利机构可以享有该成果的所有权，而大型企业则可能被要求放弃专利权，并承担20%的研发成本。另外，还有一重点，即政府保留一定的介入权。这一特殊权力包括政府许可证的发放、政府指定许可、以及美国产业的优先权和竞争力的保障。
在中国，则有《科技进步法》对此有规定。该法第20条规定：利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权，除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外，授权项目承担者依法取得。项目承担者应当依法实施前款规定的知识产权，同时采取保护措施，并就实施和保护情况向项目管理机构提交年度报告；在合理期限内没有实施的，国家可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。项目承担者依法取得的本条第一款规定的知识产权，国家为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。项目承担者因实施本条第一款规定的知识产权所产生的利益分配，依照有关法律、行政法规的规定执行；法律、行政法规没有规定的，按照约定执行。同时，该法第21条规定：国家鼓励利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的知识产权首先在境内使用。前款规定的知识产权向境外的组织或者个人转让或者许可境外的组织或者个人独占实施的，应当经项目管理机构批准；法律、行政法规对批准机构另有规定的，依照其规定。
《科技进步法》的上述规定是2002年国务院相关规定的延续。但在具体操作中还有许多不甚明确。例如：2010年7月科技部、国家发改委、财政部和国家知识产权局发布《国家科技重大专项知识产权管理暂行规定》第22条规定：重大专项产生的知识产权，涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，属于国家，项目（课题）责任单位有免费使用的权利。 但国家如何所有，从1984年的《专利法》创造性的规定“国家所有、单位持有”并在2000年《专利法》第二次修订废除此规定后，并没有予以解决。因此，现在的规定也只是“属于国家所有的知识产权的管理办法另行规定”。
中美清洁能源联合研究是国际科技合作管理创新的体现，它不同于以往由政府支持的一对一的项目合作，而是政府直接介入的团队对团队的战略合作。这种合作产生于这样的背景下，即共同的需求、共同的目标、优势的互补、利益的共享。这种合作应当以产学研联盟为桥梁，以知识产权合作为纽带，系统的科学管理和权利的有效保障是这一合作形式的两大特色。目前，这两大特点在中美双方有关高层部门的直接布局下有了初步的构架，即三个联盟的初步运作和TMP的签订。但需要完善的工作还有很多。西方有谚：魔鬼在细节。如知识产权方面，合作完成成果的知识产权分享，就不应当仅仅单纯的表现为某两个成员之间的合同，而直接涉及到联盟中其他成员，包括本国成员单位和外国成员单位的利益的协调。更进一步理解合作，从某种意义上理解，是不应当区别本国成员或外国成员，而是一个联盟下的共同成员的共同利益。因此，对合作完成成果知识产权权利的分配原则，应当以现有法律法规、国际公约和商业惯例为基点，从更大的视点上构架新型的知识产权合作关系。
谢谢！
在中美清洁能源联合研究中心知识产权研讨会上的讲话
合作完成成果的知识产权权利分配原则和依据
北京华意律师事务所合伙人 王汉坡律师
2012年3月5日 海口
产学研合作机制下，合作完成成果的知识产权权利分配问题是不可回避的。产学研机制下的合作也不同于合同法所规范的单纯的技术转让或开发关系。一些律师和法官也往往容易从技术合作开发合同的角度或技术转让的角度来理解产学研问题，这是必要的但是不够的。中国《合同法》第十八章按技术合同的四种类型规定了相应的权利与义务法律关系，比较明确和具体。但这种合同关系相比较而言是比较特定且单一的，与其他关联活动的法律关联性不强。如《合同法》第330条规定，当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同为技术开发合同。同时，《合同法》也明确：技术开发合同分为两种，委托开发合同和合作开发合同。按照中国法律规定，区别委托开发合同与合作开发合同的标准是确定当事人双方是否对所完成的成果做出创造性贡献。当事人一方仅提供资金或其他物质条件而由另一个进行研发的，为委托开发关系。当事人双方共同进行研发活动，这种共同可以是技术分工或阶段或人员有所不同，即为合作开发关系。第335条规定合作开发合同的当事人应当按照约定进行投资，包括以技术进行投资；分工参与研究开发工作；协作配合研究开发工作。而产学研机制下的合作研发关系的法律外延，应当远远大于技术合同法律关系。
下面就产学研合作中合作完成成果的知识产权分配原则，谈三个问题：
一、产学研合作中的法律关系应当包括诸多技术合同的集成，换言之，技术合同关系是产学研合作关系的法律细胞。因此，产学研合作中的知识产权权利分配问题，也应当以《合同法》等法律法规的规定为基础来确定。相关规定散见于《合同法》、《专利法》、以及《科技进步法》等法律法规及部门规章中，并根据技术合同中不同的权利与义务关系不同而有所变化。对此问题做一基本的归纳，即：
1. 当事人约定优先。这是一个基本的法律原则，诸多法律都遵循这个原则。合同是当事人意思自治的体现，这是很好理解的。只有在当事人没有约定或约定不明确并有歧义时，相关法律才予以调节。这就是法律中常用的一种表述，即“除当事人另有约定外”。因此，当事人有权对合作完成成果的知识产权权利分配，在不违反公平原则和国家强制性规定以外，作出符合自己利益和意愿的约定。这种约定可以是某一方单独享有，也可以是双方共有。需要注明的是，知识产权的共有，只能是共同共有，而不能是按份共有。当然，共同共有也不能是利益上的平均享有。
2. 除当事人另有约定外，《合同法》第339条规定：委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。
同时，《合同法》第340条规定：合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。
合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。
另外，《合同法》第341条规定：委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。没有约定或者约定不明确，依照本法第61条的规定仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利，但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。
3. 如果当事人各方约定研发成果为共有的，其申请专利等知识产权的权利一般属于合作各方单位共有，并可以按照下列原则办理：
⑴各方合作单位在本国领土内代表全体合作方申请专利、以及在获得专利后许可他人实施该项专利，由此获得的经济利益，应按协议约定的比例分配。
⑵申请专利时成果完成人的名次排列，应当按照成果完成者的贡献大小确定。难以分清贡献大小时，在本国领土内申请专利的，可以本方成果完成人为第一完成人，在第三国申请专利权，由双方协商决定，或以负担专利申请费与维持费一方的成果完成人为第一完成人。
⑶合作各方如有一方声明放弃专利申请权，另一方可以单独申请，或者由其他各方共同申请。成果被授予专利权以后，放弃专利申请权的一方可以免费实施该项专利。
⑷合作各方中，一方不同意申请专利的，如理由充分，另一方或者其他各方不应申请专利。
⑸合作各方中任何一方向第三方转让共有的专利申请权或共有的专利权时，应当通知其他合作方，合作的其他各方有优先受让的权利。
⑹合作方中任何一方同第三方订立专利实施许可合同，应事先征得其他各方的同意，并由合作各方共同确定专利使用费标准。由此产生的经济利益，合作各方应当根据协议规定，合理分享。
⑺确定专利使用费分享的比例时，应当考虑各方在合作中所提供的人力、资金、仪器、设备、情报资料等物质条件多少等因素。
二、产学研合作在知识产权方面不同于单纯的知识产权联盟，即所谓的“专利池(Patent Pool)”。专利池是一种由专利权人组成的专利许可交易平台。其特点是平台上专利权人之间进行横向许可，有时也以统一许可条件向第三方开放进行横向和纵向许可，许可费率是由专利权人决定的。“专利池”（联合许可）平台上的各个专利权人之间依然有专利许可问题。这一联盟最为突出的是其垄断性。随着业界对知识产权保护问题的重视，“专利池”这一保护形式也开始流行。据说最早的“专利池”是1856年美国出现的缝纫机联盟。在经济如此依赖、科技竞争如此激烈的现在，单个企业脱离合作单打独斗已难以生存和发展。抱团取暖势在必行。借鉴国外的管理经验，中国某些产业也成立的类似“专利池”的知识产权联盟。如本律师也被聘担任“北京智能终端知识产权联盟”秘书长一职。但据业内人士反映，国内目前运作成功的专利池基本没有，主要原因有三：一是池深水浅；二是利益纠结；三是行政色彩。
产学研联盟的知识产权合作应当不同于知识产权合作的专利池。一个基本点就是产学研联盟的知识产权合作是从战略目标的确定、优势的组合、项目的研发，直到产业化是一个完成的创新过程。而专利池功能只是其中的一部分。这一点就决定了它的战略性、前瞻性和全局性。这是我们中美清洁能源联合研究项目应当予以高度重视的，在这个背景下考虑合作完成成果的知识产权权利分配原则是更有意义的。
产学研联盟的合作者众多，但战略目标应当是高度统一的，不应当是合作技术开发合同的简单集合。组织功能也应当是强大的。知识产权关系呈多样性的特点。撇开产学研联盟这种组织形式，也许看到的是诸多技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务关系的不断交叉出现。产学研联盟的知识产权，不仅包括知识产权的创造、知识产权的取得、知识产权管理和知识产权的保护这四个方面，知识产权的信息交流应当是一个非常重要的合作内容。知识产权的信息交流功能也不同于专利池中专利信息交流，后者往往局限于权利化了的研发成果，目的单一。而产学研联盟中知识产权信息交流则是以此为过程，激活创新，引领产业为目标。
三、政府投入与产学研合作完成成果的知识产权权利分配关系。这是中美清洁能源联合研究项目中各个成员都可能会遇到的问题。在美国，根据著名的“拜杜法案”规定，受联邦政府（具体为其能源部）资助的研发项目所完成的成果，小型企业、大学或者非盈利机构可以享有该成果的所有权，而大型企业则可能被要求放弃专利权，并承担20%的研发成本。另外，还有一重点，即政府保留一定的介入权。这一特殊权力包括政府许可证的发放、政府指定许可、以及美国产业的优先权和竞争力的保障。
在中国，则有《科技进步法》对此有规定。该法第20条规定：利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权，除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外，授权项目承担者依法取得。项目承担者应当依法实施前款规定的知识产权，同时采取保护措施，并就实施和保护情况向项目管理机构提交年度报告；在合理期限内没有实施的，国家可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。项目承担者依法取得的本条第一款规定的知识产权，国家为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。项目承担者因实施本条第一款规定的知识产权所产生的利益分配，依照有关法律、行政法规的规定执行；法律、行政法规没有规定的，按照约定执行。同时，该法第21条规定：国家鼓励利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的知识产权首先在境内使用。前款规定的知识产权向境外的组织或者个人转让或者许可境外的组织或者个人独占实施的，应当经项目管理机构批准；法律、行政法规对批准机构另有规定的，依照其规定。
《科技进步法》的上述规定是2002年国务院相关规定的延续。但在具体操作中还有许多不甚明确。例如：2010年7月科技部、国家发改委、财政部和国家知识产权局发布《国家科技重大专项知识产权管理暂行规定》第22条规定：重大专项产生的知识产权，涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，属于国家，项目（课题）责任单位有免费使用的权利。 但国家如何所有，从1984年的《专利法》创造性的规定“国家所有、单位持有”并在2000年《专利法》第二次修订废除此规定后，并没有予以解决。因此，现在的规定也只是“属于国家所有的知识产权的管理办法另行规定”。
中美清洁能源联合研究是国际科技合作管理创新的体现，它不同于以往由政府支持的一对一的项目合作，而是政府直接介入的团队对团队的战略合作。这种合作产生于这样的背景下，即共同的需求、共同的目标、优势的互补、利益的共享。这种合作应当以产学研联盟为桥梁，以知识产权合作为纽带，系统的科学管理和权利的有效保障是这一合作形式的两大特色。目前，这两大特点在中美双方有关高层部门的直接布局下有了初步的构架，即三个联盟的初步运作和TMP的签订。但需要完善的工作还有很多。西方有谚：魔鬼在细节。如知识产权方面，合作完成成果的知识产权分享，就不应当仅仅单纯的表现为某两个成员之间的合同，而直接涉及到联盟中其他成员，包括本国成员单位和外国成员单位的利益的协调。更进一步理解合作，从某种意义上理解，是不应当区别本国成员或外国成员，而是一个联盟下的共同成员的共同利益。因此，对合作完成成果知识产权权利的分配原则，应当以现有法律法规、国际公约和商业惯例为基点，从更大的视点上构架新型的知识产权合作关系。
谢谢！